Popis postupu registrace obchodní značky (trademark) v USA. Proces je složitý, nicméně pravidla jsou jasná. Zahraniční firma se může rozhodnout si registraci u federálního úřadu pro patenty a obchodní značky zařídit sama, většina však využívá americké právní firmy. Možnost rozšířit registraci obchodní značky z ČR do USA prostřednictvím Madridského protokolu.
Obchodně-ekonomický konzul Tomáš Hart a ředitel ZK CzechInvest v New Yorku Jan Fried se setkali s newyorským právníkem Aaronem Wisem z právní firmy Gallet Dreyer & Berkey, LLP (www.gdblaw.com) aby zjistili bližší informace o způsobu registrace obchodní značky („trademark“) v USA. Z informací A. Wise a dalších materiálů předkládáme informace, které mohou být užitečné pro české firmy, které uvažují registrovat svoji obchodní značku u federálního United States Patent and Trademark Office (USTPO, www.uspto.gov).
Kontrola možnosti registrace
I když nejde o povinnost, doporučuje se provést kontrolu, jestli již stejné jméno zboží či služby již není zaregistrováno, tzv. „availability search“. Žadatel, tedy česká firma, si může toto zjistit sama, většina firem ale pro jistotu úplnosti hledání využívá amerických právních zástupců nebo specializovaných firem, kterým se říká „Trade Mark Search Company“. Zprávě se říká „US Availability Search Report“ a jednou z nejznámějších firem, která tuto službu nabízí, je Thomson Compumark ze skupiny Reuters. Českou firmou najatý právník tedy buď provede vyhledání sám nebo za úplatu projde znění zprávy a z pohledu klienta ji zkontroluje.
Hlavním nástrojem vyhledávání je elektronický systém tzv. TESS „Trademark Electronic Search System“, který provozuje USPTO. Ten registruje všechny použité a USPTO uznávané výrazy pro registrované zboží a služby.
Podle odhadu AW stojí vypracování zprávy na jednu značku/logo/název asi $1.200 a práce kvalifikovaného právníka na její kontrole zhruba stejně. Všeobecně se u jednodušších registrací prvotní fáze nákladů pohybuje okolo $2.000-2.500. K těm se později musí připočíst minimálně poplatky USPTO popř. další práce právníka.
Typy obchodních značek a nároky na ně
Trademarks, obchodní značky, existují ve Spojených státech několika typů: General (chrání původ zboží/služeb), Composite (chrání slova a grafiku značky dohromady – tedy kompletní logo nebo název firmy či výrobku), Design (pouze vzhled značky, např. známá „fajfka“ firmy Nike) a Service (služby). Aby USPTO začal vůbec uvažovat o registraci obchodní značky, musí žadatel prokázat, že ji již používá („used in commerce“) nebo se ji chystá v brzké době používat (intent to use“, ITU). Slovem „commerce“ se má na mysli obchodní činnost na kterou má americký Kongres právo regulace, je tedy uznanou obchodní činností ve Spojených státech.
Že je výrobek/služba již „in use“ lze prokázat třeba výtiskem webové stránky s dřívějším datem, prokázaným obchodním případem (prodejem) výrobku/služby pod uvedenou či jiným logickým a nezpochybnitelným důkazem. Důrazně se doporučuje předložit první použití značky na území USA. V případě ITU musí žadatel potvrdit, že hodlá v brzké době a v dobré víře začít obchodní značku používat v obchodním styku (formulace „sworn statement that applicant has a bona fide intention to use the mark in commerce“). Žadatel potom musí začít značku skutečně používat ještě před obdržením ochrany ze strany USPTO. To žadatel prokáže v potvrzení zaslaném na USPTO („Allegation of Use“) a také se za něj platí.
Náležitosti žádosti
Prakticky všechny informace a komentáře upozorňují na nutnost naprosto přesného dodržování požadavků a splnění všech formálních požadavků které USPTO na žádosti klade. Kontroloři úřadu („examiners“) velice pečlivě procházejí celou žádost, věnují pozornost všem detailům a při jakémkoliv pochybení či nejasnosti vracejí žádosti k doplnění a přepracování a to i opakovaně. Proto je velice důležitá přesná a jasná formulace toho co má ochranná značka pokrývat, tedy do jaké skupiny („class“) má být zařazena.
Pro vyplnění (samostatně nebo přes právníka) musí firma dodat: plné jméno žadatele/firmy, jeho právní typ, zemi kde byla firma zaregistrována, v případě více partnerů ve firmě – jména a občanství partnerů, zobrazení značky (ideální je ve formátu .jpg, na papíře ne větším než U.S. standard 8,5 x 11 palců tedy 21,59 x 27,94 cm), pokud je značka barevná, název barvy a popis na které části znaku se nachází, v případě zobrazení živé osoby (zakladatel, sportovec aj.) písemný souhlas této osoby s vyobrazením své podoby na značce. Samostatnou kapitolu je tzv. transliterace, tedy přepis do angličtiny výrazů z jazyků, které nepoužívají románské znaky (čínština, japonština, azbuka, cyrilice aj.).
Důležité je přesné označení zboží nebo služby kterou hodlá firma registrovat. K tomu slouží tzv. ID Manual tj. „Trademark Acceptable Identification of Goods & Services Manual“. Kontroloři USPTO jsou vedeni k tomu, aby žadatele směřovali a vyžadovali od nich používání definicí uvedených v manuálu, nejčastěji se vrací žádosti právě z důvodu odlišností vůči zavedeným pojmům. I Aaron Wise zdůraznil potřebu přesného „překladu“, tedy převedení marketingových a prezentačních informací na co nejpřesnější popis provozované činnosti. (pozn.: tady se možná nejvíce projevuje potřeba angažovat rodilého mluvčího s odpovídající praxí).
V případě, že se předkládá vzorek, se samozřejmě nepředkládá samotný výrobek ale pouze jeho obal; v případě velkého rozměru (stroje, technologie apod.) či z jiného důvodu postačí fotografie. Nestačí vizitka nebo faktura se zobrazenou značkou.
Jak žádost podat a podepsat
Prakticky existují dva způsoby podání žádosti o registraci obchodní značky („trademark application“):
- elektronicky
- korespondenčně, „papírově“.
- Elektronické podání žádosti probíhá prostřednictví TEAS Trademark Electronic Application System. Existují standardní TEAS žádost a TEAS Plus, všechna komunikace probíhá elektronicky, platba prostřednictvím kreditní karty. TEAS Plus je levnější než TEAS typ žádosti ($325 vs. $275 za žádost o registraci jednoho typu zboží/služby), jsou však na něj přísnější požadavky. TEAS Plus může v definici registrované služby použít pouze slova a definice které USPTO standardně používá a jsou uvedena na webu úřadu. K tomu slouží seznam TESS „Trademark Electronic Search System“, zde http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html U TEAS Plus je také nepřekročitelný požadavek na to, aby veškerá korespondence probíhala elektronicky.
Žádost může podat a podepsat jak žadatel (třeba česká firma), tak jeho americký právní či jiný zástupce, tzv. „domestic representative“. Na toho může také směřovat veškerá další korespondence kterou USPTO bude ve věci žádosti zasílat. V takovém případě se zástupce označí jako „domestic representative upon whom notices or process may be served for proceedings affecting the mark“. Tady je třeba důrazně varovat aby tato činnost nebyla svěřena americkému dealerovi nebo U.S. zástupci české firmy, problémy mnoha zahraničních firem včetně několika českých jsou dostatečným varováním před touto praxí. Renomovaná právní firma Vám zaručí že se nikdo nepokusí Vás o značku obrat, vydávat ji za svoji a vyžadovat od Vás vysokou platbu za převedení na Vás.
Elektronické žádosti se podepisují žadatelem zvoleným označením vlastní osoby napsané mezi dvěma lomítky, třeba ve formě / jan novák / nebo / 1-2-3 pavel /. Volba kombinace je plně na žadateli, USPTO akceptuje jakoukoliv kombinaci písmen, čísel, mezer a punktačních znaků. Při korespondenčním způsobu je fax přijatelným způsobem doručení podepsané žádosti.
U korespondenčně předložené žádosti je poplatek $375. Záleží často na osobní preferenci právníka (někdy i jeho počítačových dovedností) kterou variantu doporučí, obě jsou z pohledu USPTO rovnocenné.
Po podání žádosti - rozhodnutí
USPTO prověří žádost a buď ji na základě nesplněných požadavků vrátí (včetně uhrazených peněz) nebo jí přidělí číslo („serial number“) a potvrdí registraci žádosti („filing receipt“). Registrací žádosti USPTO nepotvrzuje, že žadatel splnil všechny požadavky, pouze že splnil minimální požadavky na přijetí žádosti. V tomto případě by USPTO sdělila registrační číslo a informovala do kdy má žadatel čas na doplnění nebo opravu žádosti.
Po přijetí žádosti začíná běžet 30-denní lhůta během níž se veřejnost může vyjádřit k Vašemu návrhu popř. vznést námitku, jde o tzv. „opposition time“. Návrh na registraci značky je zveřejněn v „Official Gazzette“, týdeníku vycházejícím každé úterý elektronicky v .pdf (http://www.uspto.gov/news/og/trademark_og/index.jsp, pro patenty vydává USPTO samostatný týdeník). Pokud kdokoliv podá námitku (a zaplatí poplatek), jde spor před „Trademark Trial and Appeal Board“. To se provádí prostřednictvím tzv. „notice of opposition“ (někdo usiluje o zastavení registrace obchodní značky, protože si myslí, že mu způsobí škody). Žadatel je v takovém případě informován a dostane čas na odpověď. V odpovědi žadatel musí reagovat na každý očíslovaný odstavec v informaci o návrhu na zastavení registrace který mu USPTO poslal. Žadatel napíše číslo odstavce z dopisu USPTO a sdělí, zda souhlasí nebo odmítá tvrzení které vznesl ten, kdo se žádost o registraci pokouší zastavit.
Pokud během třicetidenní doby nikdo nepodá námitku, říká se, že žádost „survived the opposition time“. Zhruba do tří měsíců poté vydá USPTO registraci obchodní značky. Byla-li žádost podána jako „intent to use“, vydá USPTO podmínečné povolení („notice of allowance“). Na toto povolení musí žadatel do šesti měsíců reagovat tak, že USPTO předloží „Statement of Use“, tedy potvrdí, že značku skutečně začal v obchodním styku používat.
Po registraci
Do šesti let po registraci vyplnit „Declaration of Use“. Nevyplnění deklarace vede k ukončení ochrany známky ze strany USPTO. Vždy před koncem desetileté periody (mezi devátým a desátým rokem) musí žadatel předložit „Combined Declaration of Use“, v případě nepředložení registrace zaniká.
™ vs. ®, slova v názvech
Rozdíl mezi znakem TM za jménem psané horním indexem a písmenem R v kruhu je ten, že firmy označující své zboží/služby znakem TM oznamují, že mají ke značce obchodní práva, nemají ale tuto skutečnost potvrzenou federálním úřadem (většinou schvalovací proces právě probíhá). R v kruhu znamená, že USPTO již značku registroval ve prospěch firmy a chrání ji na území celých Spojených států. Právníci odrazují žadatele od pokusů zaregistrovat si popisné nebo generické názvy typu „cars“, „company“ aj., u kterých nelze věrohodně tvrdit, že je firma používá jako první nebo u nichž není možné zabránit druhým aby takovou činnost vykonávali nebo věc používali. V USA se proto často firmy uchylují k tomu, že mění jedno písmeno nebo jinak (málo) pozmění popisné označení: „carz“, „kompany" aj. USPTO jednoznačně vyžaduje aby byl registrovaný znak jedinečný („unique“).
Kontrola proti nelegálním dovozům
Firma se může rozhodnout zaregistrovat si svoji ochrannou známku i na hraniční kontrole Customs and Border Protection (CBP). Označuje se to jako zápis (recordation“) a celní úředníci mají k údajům o chráněné značce přístup na všech místech CBP kontroly, kterých je přes 300. Prostřednictvím systému IPRR „Intellectual Property Rights e-Recordation“ je možné zápis provést elektronicky včetně nahrání do systému vzhledu (obrázku) ochranné značky. Celní kontrolor si tak může přímo na místě ověřit, že dovážené zboží nepoškozuje Vaši ochrannou známku (třeba při dovozu z Číny). Zjistí-li, že se tak skutečně děje, může dovozu nelegálních padělků zabránit.
Ochranné značky registrované v zahraničí
Držitelé značek již registrovaných v ČR mohou využít existence tzv. Madridského protokolu. V tomto případě česká firma prostřednictvím WIPO World Property Intellectual Organization (www.wipo.int) se sídlem v Madridu požádá o rozšíření ochrany i na území jiného signatáře protokolu (ČR i USA jsou členy této dohody). WIPO potom osloví USPTO s tzv. „Request for Extension of Protection“ a začne proces kontroly žádosti stejně jako u standardní žádosti podané přímo u USPTO. Má-li americký úřad nějaké námitky nebo připomínky, vydá tzv. „Office action“ a prostřednictvím WIPO ho postoupí žadateli (české firmě). Důležité je si uvědomit, že v tomto případě není možné USPTO oslovit přímo, ale pouze přes WIPO International Bureau. Česká firma také nemůže se žádostí o registraci v USA oslovit WIPO napřímo, ale musí využít svého domácího (českého) úřadu („Office of Origin“).
Výhodou mezinárodní registrace je provádění změn v registraci pouze na jednom místě, nevýhodou je, že veškeré změny v registraci v původním místě (tedy ČR) se projeví na území všech států na které se mezinárodní registrace rozšířila. Například, když si firma registrovala „výrobu obuvi, oblečení a kožených doplňků“, znamená vyškrtnutí obuvi v domácí zemi vyškrtnutí z ochrany ve všech zemích, kde je značka chráněna. Rozšíření ochrany značky na území jiných států Madridského protokolu se označuje jako „designation“.
Důležité je také vědět, že Madridského protokolu může využívat pouze držitel již stávající ochranné značky v zemi původu, firma tedy nemůže najednou podat žádost o ochranu v ČR a zároveň v USA. Teprve po registraci u domácího úřadu je možné požádat o rozšíření ochrany do jiných zemí-členů Madridského protokolu.
Všechny formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách USPTO.
Z nabytých poznatků plyne, že registrace ochranné známky v USA je složitý proces, nicméně má jasná pravidla a probíhá podle popsaných a veřejně známých procesů. Ty při správném postupu vedou k úspěšné ochraně obchodní značky na celém území Spojených států. Z jednotlivých zaznamenaných komentářů lze usoudit, že je možné, aby si zahraniční firma nebo organizace registraci zařídila vlastními silami. Nutnost hlídání všech termínů a potřeba dodržovat právně a jazykově přesné formulace to však činí velice náročným úkolem. Angažování místního právníka (raději z větší, již etablované právní firmy) je proto nejčastějším řešením.
Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v New Yorku (Spojené státy americké).
