Z praktického hlediska poskytnutí licence znamená udělení práva používat určitá práva duševního vlastnictví. Demonstrativní výčet druhů duševního vlastnictví je následující: patenty, obchodní známky, internetová doménová jména, autorské právo (copyright - včetně počítačového software), obchodní tajemství a know-how. Mimo počítačového software bude licence běžně udělena uživateli licence pro produkci příslušných výrobků nebo součástek, jejich kompletování a prodej, vše na určitém území.
Význam; výhody a nevýhody licencí
V mnoha případech jsou nabyvateli licence v dohodě vymezena práva po časově omezené období; anebo dohoda bude bez časového omezení, ale může být kdykoli ukončena poskytovatelem licence (nebo oběma stranami) na základě určených důvodů nebo i bez udání důvodů. Zpravidla bude nabyvatel licence souhlasit se zaplacením určitých poplatků za udělená práva (případně také za služby, které mu poskytne poskytovatel licence). Výraz „transfer technologií" v americkém kontextu nemá žádný specifický význam. Je o něm zmínka pouze z důvodu, že tento termín bývá v některých kruzích používán velmi volně. Volba pořízení licence pro podnikání v USA s sebou nese pozitivní i negativní dopady. Dříve než se vydáte touto cestou a poskytnete licenci, měli byste si jich být dobře vědomi.
Ochrana Vašeho duševního vlastnictví
Duševní vlastnictví české strany, na něž má být poskytnuta licence, by mělo být v co nejširším rozsahu v USA registrováno (nebo jinak náležitě chráněno), nebo by měla být alespoň podána přihláška k registraci (a pokud je třeba, také v ostatních státech západní hemisféry). Tak by se mělo stát před sjednáním smlouvy o udělení licence. Vy jako poskytovatel licence budete mít šanci vyjednat výhodnější obchod za těchto podmínek. Obchodní tajemství a know-how nejsou samozřejmě chráněny žádným státním úřadem.
„Due Diligence“- prověření potenciálního uživatele licence
Měli byste pečlivě prověřit každého potenciálního nabyvatele licence. Toto zkoumání by mělo zahrnovat především informace o jeho právní a finanční situaci, jeho schopnost vyrábět licenční výrobky a jeho schopnost je rychle prodávat na sjednaném území. Váš americký právník vám může pomoci získat užitečné informace o potenciálním uživateli licence a jeho hodnocení.
Licenční smlouva pro americký trh
Pro ochranu poskytovatele licence a v jeho prospěch doporučujeme nechat připravit návrh licenční smlouvy amerického právníka, který se na tuto oblast specializuje. Bez jeho pomoci by výsledek obchodu mohl být zmařen a Vaše práva z duševního vlastnictví by byla ohrožena; mohlo by dojít k právním sporům a soudnímu řízení, což by s sebou neslo zbytečné výdaje. Většina pečlivě připravených licenčních smluv pro americký trh bude spíše velmi podrobných, komplikovaných a jejich vyhotovení bude zdlouhavé a vyjednávání o nich nebude snadné. Důvodem je značný počet otázek, které je potřeba ve smlouvě upravit, o nichž je třeba jednat a zahrnout je již do prvního návrhu smlouvy.
„NB-SOT“
Stejně jako v případě jakékoli jiné smlouvy není vždy vhodné začít s návrhem licenční smlouvy, ale raději s jednáním o nezávazném soupisu klíčových podmínek („non-binding summary of key terms“) („NB-SOT“). Váš americký právník s Vaším přispěním vypracuje NB-SOT tak, aby byl pro Vás uspokojivý a mohli jste návrh poslat o udělení potenciálnímu nabyvateli licence.
Iniciativa při přípravě návrhu
Měli byste se snažit uchopit a udržet iniciativu přípravy návrhu jak ohledně NB-SOT, tak i ohledně návrhu smlouvy. Jak jen to bude možné, měli byste trvat na tom, aby americká strana pouze komentovala Vaše návrhy. Ztráta iniciativy při vypracování prvního návrhu může přinést obtíže; bude tedy pro Vás obtížnější, abyste dosáhli uzavření závazné licenční smlouvy, obsahující pro vás výhodné podmínky. Rovněž pokud potenciální nabyvatel licence předloží svůj návrh jako první, bude obtížné a často dražší přeformulovat jej tak, aby uspokojil Vaše potřeby.
Omezení soutěže vůči uživateli licence
(potenciálně nebezpečná a protiprávní ujednání)
Určitá omezení ohledně hospodářské soutěže, uložená nabyvateli licence a některá jiná smluvní ujednání mohou:
- porušovat americké federální nebo státní zákony o ochraně hospodářské soutěže („antitrust laws“); a/nebo
- pokud poskytujete licenci k U.S. patentům, mohou tato ujednání být chápána jako zneužití patentu a Váš patent může být ohrožen.
Navíc, ať již ve skutečnosti dojde k porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže, respektive ke zneužití patentu, či nikoliv, špatná koncepce smlouvy nebo nepřiměřená omezení mohou vést nabyvatele licence k tomu, aby podal žalobu nebo vznesl před soudem protinárok proti vám. Toto je běžně užíváno jako obranný prostředek v případě, že jste nabyvatele licence žalovali, nebo jste se snažili ukončit poskytování licence. Strana, která se úspěšně dovolá nároků z porušování hospodářské soutěže, se může domoci náhrady až ve výši trojnásobku skutečné škody. Soud může rovněž přiznat vítězi sporu náhradu nákladů řízení. Zkušení američtí právníci vám poradí, jak v návrhu smlouvy minimalizovat tato rizika.
Výhradní a nevýhradní licence
Obecné pravidlo stanoví, že nic nebrání tomu, abyste poskytli výhradní licenci, která se bude vztahovat na celé území USA. Tak jako každé obecné tvrzení, existuje i zde několik výjimek. Všeobecné pravidlo se však bude vztahovat na většinu českých společností. Pokud nabyvatel licence prodává mimo své vyhrazené území, může to vést k nepříjemným problémům, které ovšem lze vyřešit. Udělení jedné nebo více nevýhradních licencí nebude podle amerického práva za normálních okolností představovat potíže.
Ustanovení o ochraně známky, pro kterou je udělena licence
Podle amerického práva smlouva o udělení licence nebo povolení užívání ochranné známky třetí straně by měla obsahovat některá ustanovení (mimo jiné), která jsou určena k ochraně práv poskytovatele licence k ochranné známce. Bez takových ustanovení by mohla být práva k ochranné známce ohrožena.
Poplatky, platba předem, atd.
S několika výjimkami poskytovatel licence a uživatel licence se mohou svobodně dohodnout na splatnosti poplatků, včetně platby předem, pokud je to vhodné (tj. zaplacení poplatků při podpisu licenční smlouvy nebo krátce poté). Stejné pravidlo se aplikuje na minimální poplatky, které bude zpravidla požadovat poskytovatel licence.
Zmíněných „několik výjimek“ však představuje otázky, které by také raději měly být konzultovány s Vaším americkým právníkem.
Ochrana a udělení licence na obchodní tajemství a know-how
Obecně platí, že může být udělena licence na obchodní tajemství a know-how. Ustanovení, zakazující nabyvateli licence neoprávněně užívat informace či zpřístupnit je v průběhu trvání období stanoveného ve smluvě i po skončení smlouvy, jsou vynutitelná, alespoň v případě, kdy tyto informace (např. o technologii) nejsou veřejně dostupné. Pokud existuje jasná smlouva, tak i technologie nebo poznatky, které nejsou nebo přestaly být tajné v době uzavření smlouvy, mohou být předmětem placení poplatků nebo podobných plateb. To znamená, že podle správně koncipované smlouvy drřitel licence nebude obvykle schopen přesvědčit soud, že není povinen platit poplatky, neboť technologie nebo informace, které jsou předmětem licence, jsou veřejně dostupné nebo jsou známy všem soutěžitelům. Americké právo poskytuje silnou ochranu obchodnímu tajemství a důvěrným informacím. Za určitých okolností americké soudy vydají předběžné opatření k ochraně obchodního tajemství a jiných důvěrných informací. Podle rozhodčích pravidel Americké Arbitrážní Asociace, mohou také rozhodci vydávat předběžná opatření a nařízení ke splnění povinnosti s konečnou platností („final injunctive-type orders“).
Prodej práv duševního vlastnictví
Místo poskytnutí práva užívat licenci po stanovenou dobu je možné prodat (respektive zcela převést) některá práva duševního vlastnictví. V případě obchodního tajemství a know-how, prodej či převod se může omezovat na práva pro určitou zemi nebo území (např. celé USA, nebo USA a Kanada). Měli byste však pečlivě zkoumat daňové aspekty při plánování převodu práv duševního vlastnictví.
Výběr soudu a volba práva
Tyto otázky nejsou pouhými „druhořadými právními problémy pro právníky s ohledem na ekonomickou výhodnost licenčního obchodu“. Jedná se často o zásadní právní otázky pro uskutečňovaný obchod. Pro poskytovatele licence je zcela zásadní, jak jsou tyto otázky upraveny ve smlouvě, zejména pokud uvažuje o žalobě pro případ, že nabyvatel licence neplatí smluvené poplatky, zneužívá nebo neoprávněně užívá duševní vlastnictví poskytovatele licence nebo se dopouští jiných porušení práva. Když se poskytovatel licence rozhodne bránit se nárokům nabyvatele licence (např. z důvodu, že poskytovatel licence porušil smlouvu nebo z důvodu odpovědnosti za vady nebo podobných nároků) to, který soud bude příslušný rozhodnout o nároku či žalobě, bude mimořádně důležité. Prověřte tyto otázky se specializovaným americkým právníkem, identifikujte nejlepší možné řešení a přijatelný komprimis a pokuste se vyjednat pro vás nejvýhodnější ustanovení o této otázce.
Daňové dopady
Český poskytovatel licence by měl s pomocí expertů prozkoumat s předstihem daňové důsledky poskytnutí licence nebo jiného obchodu s předměty duševního vlastnictví. Mimo jiné by měla být zvážena aplikace česko-americké dohody o zamezenáí dvojího zdanění. Obecně platí, že česká strana by měla učinit vše proto, aby se vyhnula „trvalému usazení“ („permanent establishment“) v USA ve smyslu této dohody nebo vytvoření „trvalé základny" („fixed base“) v USA, která by přímo a osobně poskytovala služby. Kromě toho bude vhodné prozkoumat také daňové předpisy daného členského státu Unie a a lokální daňovou úpravu např. ohledně daně z prodeje a daně z užívání.
Ustanovení činící největší potíže při vyjednávání nebo při přípravě licenčních smluv
Níže stručně uvádíme několik příkladů typů takových ustanovení:
- Pokud jsou přiznána výhradní licenční práva pouze pro část území USA a bude se jednat o celé smluvně určené území uživatele licence, je otázkou za jakých podmínek bude uživatel licence oprávněn prodávat licenční výrobky v jiných částech USA.
- Ustanovení o poplatcích, zvláště pak: A. platba předem; B. minimální poplatky; C. udržovací poplatky: procenta, základ ze kterého jsou vypočítány, jak a kdy jsou splatné.
- Zlepšení nebo změna licenční technologie nebo licenčního výrobku: A. nabyvatelem licence: Komu náleží taková zlepšení či změna? Jak se vypořádají mezi stranami práva z nich plynoucí? B. poskytovatelem licence: Jsou součástí práv uživatele licence? Co se stane v případě, že je zlepšení poskytovatele licence podstatným zlepšením?
- Porušení práv duševního vlastnictví, na které je poskytnuta licence, třetí stranou: jaká strana má povinnost, a zda vůbec má nějakou povinnost, žalovat porušovatele a za jakých podmínek?
- Pokud licenční výrobek porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany, jak bude tato situace upravena v licenční smlouvě?
- Trvání licenční smlouvy a zvláště ustanovení týkající se zániku smlouvy. Obzvláště složitá otázka se týká práva poskytovatele licence ukončit smlouvu, pokud se uživatel licence ocitne v úpadku.
- Jiné související problémy.
Licence na počítačový software a smlouvy o povoleném dalším prodeji („authorized resale“)
Uvádíme několik důležitých bodů ohledně těchto smluv pro USA, které na jiných místech v textu Podnikání v USA nejsou zdůrazněny:
- Americké franšízové právo: Existuje federální úprava, která se vztahuje na „franšízy“; jakož i zákonná úprava jednotlivých států. Softwarová licence a zejména smlouva o povoleném dalším prodeji sofware může být často kvalifikována jako „franšíza“ ve smyslu federálních předpisů či podle práva jednotlivých států Unie. To může mít pro poskytovatele licence negativní, či dokonce zcela fatální důsledky. Mnohdy právní předpisy upravují pojem franšíza velice široce. Jako příklad uvádíme zákon platný v New Jersey, který pod termínem franšíza chápe mnohé softwarové licence a zejména smlouva o povoleném dalším prodeji sofware. Tento zákon zakazuje poskytovateli licence (franšízy) ukončit nebo změnit smlouvu o franšíze bez udání vážného důvodu, jejichž výčet je uveden v zákoně, a zákon obsahuje i další omezení. Tento zákon dále přiznává nabyvateli franšízy, jehož práva byla nebo potenciálně by mohla být porušena, velké množství nároků na náhradu, od nároků na nepeněžité plnění až po náhradu škody včetně pokuty („punitive damages“), náhradu právních nákladů a případně uvedení do původního stavu. Americký advokát a autor tohoto článku se účastnil několika právních sporů tohoto typu. Dříve, než dojde k uzavření smlouvy o poskytnutí počítačové licence, dohody o povoleném další prodeji nebo podobné dohodě pro USA, český poskytovatel licence by měl konzultovat zkušeného advokáta, aby omezil riziko z toho, že smlouva bude podléhat právní úpravě amerického federálního práva či práva jednotlivých státu ohledně franšízy.
- Podmínky ukončení ze strany poskytovatele licence: I v případě, že softwarová licence nebo smlouva o povoleném dalším prodeji nezakládá „franšízu“ podle americké právní úpravy, v některých státech se budou vyžadovat „vážné důvody“ pro ukončení franšízy a/nebo zákonné předpisy požadují dostatečně dlouhou výpovědní dobu jako ochranu pro uživatele licence. Toto platí zejména v případě, že došlo ke skončení franšízy bez udání důvodu.
- Špatný návrh smlouvy o udělení softwarové licence a podobných ujednání: Často se stává, že softwarové licenční smlouvy a podobná ujednání sepsané zahraniční (neamericou) společností a jejich domovskými právníky nejsou vhodně koncipovány, nehodí se pro USA a vzniká pak riziko porušení amerického práva. Často také nenabízejí dostatečnou ochranu poskytovateli licence.
- Dodržování smlouvy: Velice často poskytovatel licence nevyžaduje od uživatele licence nebo od autorizovaného prodejce, aby splnil některé smluvní povinnosti, nebo sám uživatel licence neplní některé ze svých povinností. Když přijde na věc a poskytovatel licence chce ukončit smlouvu, toto neplnění může způsobit potenciální problém nebo překážku.
- Známkoprávní ochrana: Někdy se poskytovatel licence neobtěžuje zaregistrovat ochrannou známku v USA, Kanadě a na jiném významném trhu (např. v Mexiku nebo jihoamerických zemích). Pokud se to dozví uživatel licence, rozhodne se přihlásit jednu nebo více takových známek na své vlastní jméno, aniž by informoval poskytovatele licence. Uživatel licence má pak velmi účinný vyjednávací nástroj, aby odrazil hrozící skončení smlouvy ze strany poskytovatele licence, nebo aby získal výhodnější smluvní podmínky nebo vyplacení náhrady z práv ochranné známky při ukončení smlouvy poskytovatelem licence.
Poskytovatel licence může před soudem nebo před Úřadem na ochranu duševního vlastnictví napadnout registraci ochranné známky uživatelem licence, ale může se zdráhat tak učinit s ohledem na nákladnost takového řízení.
Autoři textu: Aaron N. Wise, Tomáš Rychlý, advokáti (anw@gdblaw.com, rychly@akvk.cz).
